중국에서 상표 선등록 당해… 새로운 중문 브랜딩으로 출원

G사는 유기성 폐기물처리기를 제조하는 업체다. 1992년 설립 이래 250개가 넘는 특허를 출원하는 등 활발한 연구·개발(R&D)을 통해 관련 기술을 확보했다.

국내에 건조·감량기 제조업체는 3~4곳이지만, 이중 G사가 처리규모, 기술력, 매출 등의 측면에서 독보적 1위를 기록하고 있다. 특히 해외에서 품질과 기술력을 인정받아 미국, 캐나다, 프랑스, 일본 등지에 제품을 납품하고 있으며, 고객 명단에는 DHL, 까르푸, 셸 등 세계 굴지 기업들도 포함되어 있다. 전 세계에 설치된 G사 제품이 하루 처리하는 유기성 폐기물의 양은 1000톤이 넘는다.

G사의 건조·감량 기계는 음식물쓰레기 수분을 완벽하게 제거하는 것으로 알려진다. 처리할 음폐수가 전혀 발생하지 않는 셈이다. 건조된 찌꺼기는 멸균시켜 다시 분말형태로 만든다. 냄새가 나지 않는 이 분말은 사료, 연료, 비료 등으로 활용된다. 하루 20kg에서 100톤에 이르기까지 다양한 규모의 음식물쓰레기를 처리하는 기계를 제조할 수 있다.

G사는 2019년 세계 최대 시장 가운데 하나인 중국 진출을 준비했다. 중국은 수년 전부터 범정부차원에서 환경산업을 육성시키고 있고, 기술력 있는 외국기업들의 참여를 독려하고 있다. 하지만 공식적으로 드러나지 않는 갖가지 비관세장벽 때문에 판로를 확보하기가 쉽지 않았다. 특히 중국에 진출하려면 상표를 등록해야 하는데, 이는 매우 전문적인 분야라 회사가 자체적으로 진행하려니 어려운 게 한두 가지가 아니었다. 고민 끝에 한국무역협회의 ‘차이나데스크 컨설팅’에 도움을 청하기로 했다. G사에 배정된 컨설턴트는 다음과 같은 내용의 컨설팅을 진행했다.

최종 등록까지 1년 이상 소요

중국 상표등록은 기업의 많은 관심과 관리가 필요하다. ‘세계의 공장’으로 불리는 중국은 현재는 미국을 추월해 세계 최대 지식재산권 출원 국가로 올라설 만큼 상표출원이 매우 활발하다. 최근 10년 동안 한국 기업들의 중국 상표등록도 꾸준히 늘고 있다.

하지만 중국의 폐쇄적인 시장 관행이나 기술 유출 등의 문제로 인해 우리 기업들이 겪는 지식재산권 침해도 지속적으로 늘어나고 있다. 따라서 중국에 진출하려는 상표와 브랜드에 대한 상표권을 확보하는 것이 중국사업 진출을 위한 선결 과제다. 특정 브랜드를 정하고 이를 중국 상표청에 상표출원 하게 되면 심사와 출원 공고, 이의신청을 거쳐 상표등록 결정을 받는다.

중국 상표등록 제도는 상표의 실제 사용 여부와 상관없이 해당 상표를 가장 먼저 출원한 이에게 상표권을 부여하는 ‘선출원주의 원칙’을 취하고 있다. 상표등록 유효기간은 10년이며 갱신할 수 있다. 상표등록 절차는 상표 검토 → 상표출원 의뢰 → 신청서 작성·제출 → 상표 신청 수리 통지서 → 심사 → 공고 → 등록의 순으로 이뤄지며 걸리는 기간은 약 1년 이상 장기간에 걸쳐서 진행된다.

동일한 ‘음’ 이용한 모방상표 바로 올라와

따라서, 중국에 진출할 계획이 있다면 최대한 빠르게 상표등록을 진행하는 것이 매우 중요하다. 중국 상표출원은 한국에서와 동시에, 혹은 직후에 출원하는 것이 가장 좋다. 상표등록 선출원주의를 채택한 국가에서는 악의적인 의도로 상표를 등록하는 경우가 종종 발생하기때문이다. 악의적인 등록이란 타인의 상표를 등록해 상표 판매나 라이선스 등을 통해 이익을 얻으려 하거나, 타인의 상표의 명성에 편승하려는 경우를 말한다.

중국에는 이러한 악의적인 등록을 하는 많은 상표 브로커가 존재하고 있다. 이들은 한국 출원상표를 지속적으로 모니터링한다. 한국에서 상표가 출원되면 1개월 내로 모니터링을 통해 확인할 수 있는데, 만약 유명한상표가 출원되었다면 상표 브로커는 동일한 상표를 중문으로 제작하여 중국에 상표로서 출원한다. 예를 들어, ‘바르다 김선생’이라는 상표가 한국에 출원된 것을 확인했다면, 이를 얼른 중국어로 작명해서 출원하는 것이다.

이런 중국 모방상표는 출원단계에서 검색하기도 어렵다. 중국 상표청에서 한글로서 검색기능을 제공하지 않기 때문이다. 이 모방상표는 ‘김선생’으로 검색할 수 없으며 ‘今鮮生’으로 검색해야 볼 수 있다. 동일한 음을 갖는 한자 중에 어떤 것을 쓸지는 모방상표를 만드는 사람 마음이다. 그래서 모방상표가 대부분 그냥 등록되고 있는 실정이다.

한국에 출원된 상표를 기초로 중국에 동일한 상표를 6개월 내로 출원하면, 중국 상표 출원일을 한국 출원일로 소급해 준다. 다만, 위의 좌측상표와 같은 상태로 중국에 출원하면 곤란하다. 중국 사람들이 ‘김선생’으로 읽을 수 있게끔 한자로 병기를 해주어야 한다. 이를 중문 브랜딩이라고 한다.

모방상표를 뒤늦게 발견한 시점에서 기업이 행동할 수 있는 옵션은 매우 제한적이다. 비용을 들여서 이의신청이나 무효심판을 제기하고 긴 절차를 기다리거나, 대가를 지불하고 상표를 다시 사올 수 있다. 하지만 기업들이 견디기엔 너무나 길고 힘든 싸움을 감내해야 한다, 미국 애플은 중국에서 iPad(아이패드) 상표권을 다시 사오는데 700억 원을 써야했다.

위조품 범람에도 아무런 조치 못 해

한국에 상표출원을 하고 6개월 이내에 중국에 상표출원을 하면 된다고 해서 마음을 놓고 있어서도 안 된다. 이때 상표가 동일하면 중국 상표출원은 한국 상표출원일로 당겨지게 된다. 그렇지만 이 규정은 완전히 동일한 경우에만 해당하므로 중국과 같이 중문 네이밍을 하여 상표가 변형되어 출원하는 경우에는 적용되지 않는다.

상표 문제로 갈등을 빚고 있는 동안 해당 브랜드를 단 위조품이 시장에 깔린다. 위조품 시장 규모는 전 세계적으로 1조 달러에 달하며, 위조품 대부분은 중국에서 생산되고 있다. 고객이 혼란스러워서 위조품을 선택하면 우리의 이익이 감소하고, 위조품의 품질이 열등하다면 우리의 비즈니스 평판이 손상된다. 위조품을 발견하면 등록 상표 소유자는 침해자와 위조자에 대해 조치를 취할 수 있는 법적 권리가 있다. 또한, 세관에도 상표를 등록할 수 있어 국경에서 판매된 위조품으로부터 보호할 뿐만 아니라, 그 위조품이 중국에서 수출되어 다른국가들에게 판매되는 것을 막을 수 있다. 그런데 상표등록을 하지 않는 경우에는 위조품을 발견해도 아무런 조치를 하지 못한다.

상표등록은 비용이 아닌 투자

중국 상표등록에 관해 설명한 뒤 컨설턴트는 G사가 중국에 수출을 희망하는 제품의 현황을 살펴봤다. 예상대로 G사측이 준비하고 있던 브랜드들은 이미 중국에서 유사한 상표가 등록되어 있어 불가능했다. 이에 컨설턴트는 회사 임직원들과 논의를 거쳐 상표등록이 가능하면서 한국 상표와 유사한, 소비자들이 혼동을 일으키지 않을 중문으로 브랜딩 작업을 했고, 이를 근거로 중국에 상표출원을 검토하고 있다. 상표등록 과정에 들어가면 컨설턴트가 밀착 지원을 해주기로 약속했다.

이번 컨설팅으로 G사는 국내 및 중국의 지식재산권 보호 방안과 상표출원 방법 등의 노하우를 익혀 향후 중국 진출 시 발생할 수 있는 지재권 분쟁에서 스스로를 보호할 수 있게 되었다. 많은 기업들은 상표등록을 비용이라고 여기지만, 상표등록은 기업의 지식재산권을 지켜 낼 수 있는 최선의 투자라는 인식의 전환이 필요하다. 이를 통해 상표를 등록하지 않을 경우 발생할 수 있는 막대한 비용 피해를 막을 수 있다.

한국무역협회 FTA활용지원실 제공